国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

日本の国内優先権制度では、基礎出願は、基礎出願日から１年３月後に取下擬制されます（４２条）。これはやや残念な制度です。

とくに世間では国内優先権の有効性が、問題となるケースが頻発しております。特に、クレームを全くいじらなくても、かつ、基礎出願の実施例だけで、もとのクレームが十分にサポートされているにもかかわらず、実施例を追加した結果、優先権主張が効かなくなるケースもあり得ます。

その結果、基礎出願と主張出願の中間の開示により、主張出願は、権利が採れず（あるいは無効にされ）、また、基礎出願は、取下擬制になっているという、極めて気の毒な状況が生じ得ます。もっとも、判例実務の流れを理解せずに、リスクをとった結果なので、そういう事態に陥るには自己責任にすぎないともいえますが。。。

特許法概説なんかをみますと、国内優先権の利用態様として、①実施例補充型、②上位概念抽出型、③発明の単一性利用型、などと記載されていますが、今となっては、まったく鵜呑みにできませんので、御留意下さい。これは補正の要件が、実務上、極めてゆるかった時代に書かれたものの名残りと考えた方が現実的だとさえいえるでしょう。

米国などでは、continuation in partなんかでは、当然ながら基礎出願は生き残り、あとは、各々のクレームの範囲と権利期間の調整を出願人に委ねていますが、日本でもそのような制度の方が望ましいかもしれません。

ただ、制度論（立法論）をいってもしょうがないので、現状の実務で、上述のリスクを回避する実践的テクニックについて述べます。簡単ではありますが、基礎出願から１年３月に取下擬制がかかるので、その前に、基礎出願の内容で、①分割出願をする、あるいは、②もう一つ国内優先権主張出願をします（これらをあわせて、「基礎ミラー出願」といいます。）。そうすることで、主張出願と基礎ミラー出願が同時継続させることができます。後は、それらの出願の間で、せいぜい、３９条の問題が生じますので、ここを上手くかわすことが必要になりますが、これは出願人側でコントロールできることです（このテクニックは、また、時間のあるときに記します。）。なお、「基礎ミラー出願」は、分割出願よりも国内優先権主張出願の方が望ましいといえます。これは基礎出願時を基準とした２９条の２の後願排除効が分割出願の場合だと与えられないことなどを理由とします。

したがって、最先端の判例実務に照らして、国内優先権の有効性に疑義がある場合には、適時のタイミングで、基礎出願に基づく、「基礎ミラー出願」を検討することが重要になるでしょう。なお、弊所では、そのような類型の基礎出願については、１年のタイムラインで出願人に連絡して、「基礎ミラー出願」を検討するレビュー機会をとってもらっています（なお、基礎出願と同じ内容の「基礎ミラー出願」については、この「基礎ミラー出願」に関する費用はかなり減額させていただいております。）。